Bundesgerichtshof, Urteil vom 9. Januar 1964, Ia ZR 190/63

Vorinstanz:

Relevante Normen:

Leitsatz:

Der Einwand aus § 10 Abs. 2 Satz 1 ArbEG steht dem Arbeitgeber nur dann zur Seite, wenn die mangeInde Schutzfähigkeit sich aus einer formell rechtskräftigen, gegen jedermann wirkenden Entscheidung des Patentamts oder eines Gerichts ergibt. Fehlt es daran, so kann der Einwand nicht beachtet werden; das über den Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers entscheidende Gericht ist daher nicht befugt, auf den Einwand hin über die Schutzfähigkeit zu befinden. 2. Durch einen Einigungsvorschlag der Schiedsstelle, der nicht als angenommen gilt, wird die mangelnde Schutzfähigkeit einer Erfindung auch dann nicht mit bindender Wirkung festgestellt, wenn die Parteien sich auf Anregung der Schiedsstelle damit einverstanden erklärt haben, daß diese zu der Frage der Schutzfähigkeit Stellung nimmt.

Tatbestand:

Der Kl. war von 1950 bis zum 30. April 1959 als Angestellter bei der Bekl., und zwar zuletzt als Kalkulator und Arbeitsvorbereiter auf dem Gebiet der Wickeltechnik für elektrische Kleinmotoren tätig. Er arbeitete in der Zeit vom 17. Mai 1957 bis Mitte 1958 gemeinsam mit dem Betriebsangehörigen G. eine wickeltechnische Neuerung aus, die er als eine patentfähige, zumindest aber als eine gebrauchsmusterschutzfähige Erfindung ansieht und die er der Betriebsleitung der Bekl. gemeldet hat. Die Bekl. wertet diese Neuerung in ihrer endgültigen Form seit Mitte des Jahres 1958 in ihrem Betrieb aus. Da sie es ablehnte, für die Neuerung eine Vergütung zu gewähren, rief der Kl. im November 1958 die Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindungen beim DPA an. In dem hierauf eingeleiteten Schiedsverfahren vertrat er zunächst die Auffassung, daß Patentschutz für die nachstehenden Ansprüche verlangt werden könne: „1. Vorrichtung zum Einlegen von Spulen oder Spulengruppen in Ständer elektrischer Maschinen, dadurch ——————————————————————————– 450 BGH: BGH 09.01.1964 Ia ZR 190/63 „Drehstromwicklung“(GRUR 1964, 449) gekennzeichnet, daß drei Aufnahmen so vor dem Ständer angebracht werden, daß ein wechselweises Umsetzen möglich ist. 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß durch das Umsetzen der Aufnahmen vor dem Einlegen der Spulen oder Spulengruppen eine Verdrillung der Übergangsdrähte der drei Phasen aufgehoben wird. 3. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß Wicklungen beliebiger Art im geschlossenen oder offenen Zopf lötstellenfrei eingebracht werden können.“ Im Verlauf des Verfahrens formulierte der Kl. auf die von der Schiedsstelle geäußerten Bedenken den seiner Meinung nach in Betracht kommenden Patentanspruch im Schriftsatz vom 27. Juni 1959 wie folgt: „Drehstromwicklungen jeder Polzahl, auch polumschaltbar, Einschicht- oder Zweischicht, für elektrische Maschinen, dadurch gekennzeichnet, daß alle Spulengruppen oder Spulen jeder Phase für Pole ungleicher und gleicher Polarität aus einem einzigen fortlaufenden gewickelten Leiter bestehen und in einer Ebene fortlaufend ohne Lötstellen (Serienschaltung) eingebracht werden können, wobei die Polarität (bei Mehrlochwicklungen) vor dem Einlegen durch wechselweises Drehen der Spulengruppen um 180 Grad hergestellt wird.“ Die Schiedsstelle kam schließlich in ihrem Einigungsvorschlag vom 24. September 1959 zu dem Ergebnis, daß eine schutzrechtsfähige Erfindung nicht vorliege. Sie regte jedoch an, daß die Bekl. in Anerkennung der für sie nicht bedeutungslosen Neuerung dem Kl. einen Betrag von 200,- DM zahlen solle. Die Bekl. stimmte dem Einigungsvorschlag zu und überwies dem Kl. den genannten Betrag. Der Kl. dagegen widersprach dem Einigungsvorschlag. Das Schiedsverfahren wurde daraufhin erfolglos beendet. Nachdem die Bekl. die angebliche Erfindung mit Schreiben vom 29. Dezember 1959 freigegeben hatte, meldete der Kl. sie am 18. Februar 1960 als Patent und hilfsweise als Gebrauchsmuster mit folgenden Ansprüchen an: „1. Vorrichtung zum Einlegen von Spulen oder Spulengruppen in Ständer und Läufer elektrischer Maschinen, dadurch gekennzeichnet, daß durch Drehen der Ständeroder Läuferaufnahme um ca. 360 Grad die Verdrillung der Übergangsdrähte nach dem Einlegen aufgehoben wird. 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß d ie Spulenaufnahmen in der Reihenfolge – Phase III, I, II – in der Reihe nebeneinander vor der Ständeroder Läuferaufnahme angebracht sind. 3. Vorrichtung zum Einlegen von Spulen oder Spulengruppen in Ständer und Läufer elektrischer Maschinen, dadurch gekennzeichnet, daß drei Spulenaufnahmen so vor dem Ständer oder Läufer in Reihe nebeneinander angebracht werden, daß ein wechselweises Umsetzen möglich ist. 4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß durch das Umsetzen der Spulenaufnahmen vor dem Einlegen der SpuIen oder Spulengruppen eine Verdrillung der Übergangsdrähte aufgehoben wird. 5. Vorrichtung nach Anspruch 1, 2, 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, daß Wicklungen beliebiger Art im geschlossenen oder offenen Zopf in einer Ebene lötstellenfrei eingebracht werden. 6. Wicklungen nach Anspruch 1, 2, 3, 4 und 5, dadurch gekennzeichnet, daß alle Spulen oder Spulengruppen jeder Phase für Pole gleichnamiger und ungleichnamiger Polarität aus einem einzigen fortlaufend gewickelten Leiter bestehen und zur Herstellung der Polarität innerhalb der Wicklung bei Mehrlochwicklungen die Spulengruppen jeder Phase wechselweise um 180 Grad gedreht werden.“ Im Anschluß an den Prüfungsbescheid des PA vom 6. Dezember 1961 ließ der Kl. durch Schriftsatz eines von ihm inzwischen beauftragten Patentanwalts vom 14. Mai 1962 die sechs Patentansprüche zurückziehen und durch den nachstehenden Anspruch ersetzen: „Verfahren zur Herstellung von lötstellenfreien Einschicht- oder Zweischichtwicklungen von eIektrischen Maschinen mittels vorgefertigten, für jede Phase zusammenhängenden Spulen oder Spulengruppen und unter Verwendung einer drehbaren Ständer- oder Läuferaufnahme, dadurch gekennzeichnet, daß das Einlegen der einzelnen Spulen oder SpuIengruppen in einer Ebene der Gesamtwicklung in die Nuten eines in der Ständeroder Läuferaufnahme drehbar aufgenommenen Ständers oder Läufers nach Abnahme der Spulen oder Spulengruppen von für jede Phase nebeneinander vor dem Ständer angeordneten Spulenaufnahmen und noch gegebenenfalls erforderlichen Verdrehen der Spulen um die Längsachse zwecks Erzielung der richtigen Polarität durchgeführt und daraufhin zur jeweiligen Vorbereitung der nächsten Spulen oder Spulengruppen entweder die Spulenaufnahmen umgesetzt, und zwar in der Reihenfolge Phase II vor Phase I, daraufhin Phase III vor Phase II und daraufhin Phase I vor Phase III usw., oder bei feststehenden Spulenaufnahmen in der Reihenfolge Phase III – Phase I – Phase II die Ständeraufnahme jeweils über etwa 360 Grad entgegen der Spulenaufnahmen der Phase II im gleichen Drehsinn weitergedreht wird.“ Das Verfahren beim PA ist noch nicht abgeschlossen. Mit der am 31. Mai 1960 zugestellten Klage hat der Kl. beantragt, die Bekl. zu verurteilen, an ihn eine vom Gericht zu bestimmende angemessene Vergütung abzüglich des bereits geleisteten Betrags von 200,- DM zu zahlen. Der Kl. hat geltend gemacht, er habe seine schutzrechtsfähige Diensterfindung der Bekl. am 17. Mai 1957 gemeldet. Die Erfindung sei anschließend weiterentwickelt worden. Die Bekl. habe die Erfindung zunächst unbeschränkt und schließlich nach der Freigabe (durch das Schreiben vom 29- Dezember 1959) infolge der Weiterbenutzung beschränkt in Anspruch genommen. Hierdurch habe die Bekl. in ihrem Betrieb erhebliche Einsparungen erzielt. Die Bekl. hat vorgetragen, durch die in Rede stehende Neuerung, an deren Ausarbeitung im übrigen außer dem Kl. und dem bereits genannten Ingenieur G. auch andere Betriebsangehörige beteiligt gewesen seien, werde lediglich eine gewisse Ordnung beim Einlegen der Wicklungen erreicht. Es handele sich hierbei nur um einen einfachen technischen Verbesserungsvorschlag, jedenfalls aber nicht um eine schutzrechtsfähige Erfindung. Diesen Standpunkt habe auch die Schiedsstelle eingenommen, deren Entscheidung über die Patentfähigkeit die Parteien sich bindend unterworfen hätten. Das LG, das den bei der Bekl. angestellten Oberingenieur E. als Zeugen vernommen sowie die Akten des Schiedsverfahrens und die Akten betreffend die Patentanmeldung und die Gebrauchsmuster-Hilfsanmeldung zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht hat, hat die Klage abgewiesen. Mit der gegen diese Entscheidung gerichteten Berufung hat der Kl. seinen ursprünglichen Vergütungsanspruch weiterverfolgt und hilfsweise die Feststellung begehrt, daß die Bekl. ihm allen Schaden zu ersetzen habe, der ihm dadurch entstanden sei, daß er seine Erfindung nicht bereits am 1. Januar 1958, sondern erst am 18. Februar 1960 zum Patent habe anmelden können. Zur Begründung seines Hilfsantrags hat der Kl. vorgetragen, die BekI. habe ihn entgegen ihrer Fürsorgepflicht bis zum Ende des Jahres 1959 hingehalten und daran gehindert, seine Erfindung schon früher zum Patent anzumelden. Die Bekl. hat behauptet, der Kl. sei auf ihre Anregung nicht eingegangen, die von ihm etwa für patentfähig angesehenen und noch im einzelnen zu bezeichnenden Merkmale beim PA zur Prüfung der Patentfähigkeit selbst anzumelden. Das OLG, dem die Parteien Modelle für Wickelvorrichtungen vorgeführt haben, hat die Berufung des Kl. zurückgewiesen. Die Revision des Kl. führte zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an das BerG.

Gründe:

I. Das BerG hebt zunächst hervor, daß der Kl. hinsichtlich des Wesens und der Einzelheiten der von ihm beanspruchten Erfindung sowohl im Schiedsverfahren als auch im Patentanmeldungsverfahren jeweils verschiedene Darstellungen gegeben habe. Nach Auffassung des BerG handelt es sich bei der vom Kl. vorgeschlagenen Neuerung um ein Arbeitsverfahren, das dazu bestimmt ist, das Einlegen der fortlaufend, d. h. ohne Lötstellen gewickelten Spulen in die Elektromotoren zu erleichtern. Es geht hierbei, wie das BerG darlegt, im wesentlichen um die Verwendung einer  451 BGH: BGH 09.01.1964 Ia ZR 190/63 „Drehstromwicklung“(GRUR 1964, 449) Aufnahmevorrichtung für die zu wickelnden Drähte. Diese Vorrichtung, die vor dem Ständer des zu bewickelnden Elektromotors aufgestellt wird, besteht aus drei verschiedenfarbigen Holzklötzen, die lose in einen mit Kanten versehenen Blechkasten eingelegt werden. Beim Einlegen der Spulen werden die Aufnahmeklötze nach einem bestimmten Arbeitsrhythmus ausgewechselt. Die Verdrillung der Drähte nach dem Einlegen wird durch Drehen der Ständer- oder Läuferaufnahme des Motors aufgehoben. Das BerG verweist alsdann auf den im Patenterteilungsverfahren ergangenen Prüfungsbescheid vom 6. Dezember 1961, wonach der Kl. gegenüber dem Stand der Technik, wie er sich aus einem Aufsatz in der Zeitschrift „Elektrotechnik“ vom Dezember 1952 und aus der deutschen Patentschrift Nr. 722 952 ergebe, als neues Merkmal nur das Ablegen der gewickelten Spulen auf besonderen Spulaufnahmen und das jeweilige Versetzen der Spulaufnahmen beim Wickeln offenbart habe. In diesem Zusammenhang tritt das BerG der Ansicht des Prüfers bei, daß das vom KI. offenbarte Merkmal nicht über das handwerkliche Können hinausgehe und demnach nicht erfinderisch sei. Das BerG meint ferner, der Kl. könne auch nicht auf Grund der Neufassung des Patentanspruchs im Schriftsatz vom 14. Mai 1962 mit der Erteilung des Schutzrechts rechnen. Schließlich stellt das BerG zusätzlich darauf ab, daß bereits die Schiedsstelle unter Mitwirkung des zuständigen Prüfers des PA die Patentfähigkeit der Erfindung verneint hat. Hierbei läßt das BerG die Frage offen, ob der Kl. nicht an diese Stellungnahme der Schiedsstelle gebunden sei, da er ebenso wie die Bekl. sein Einverständnis dazu gegeben habe, daß die Schiedsstelle von sich aus über die Patentfähigkeit der Erfindung entscheide. Das BerG gelangt im übrigen auf Grund eigener Beurteilung zu dem Ergebnis, daß die vom Kl. vorgeschlagene Neuerung nicht patentfähig sei und daß für sie auch ein Gebrauchsmusterschutz nicht in Frage komme, weil sie ein Arbeitsverfahren beschreibe und keine Raumform zum Inhalt habe. Das BerG hat deshalb die Voraussetzungen einer Diensterfindung nach § 2 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) vom 25. Juli 1957 nicht für gegeben angesehen und daher dem Kl. die von ihm in erster Linie aus den §§ 9, 10 Abs. 1 des genannten Gesetzes hergeleitete Vergütungsforderung wegen unbeschränkter bzw. beschränkter Inanspruchnahme der technischen Neuerung durch die Bekl. versagt. Das BerG hat es darüber hinaus aber auch abgelehnt, dem Kl. die begehrte Vergütung als Vergütung für einen qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlag im Sinne der §§ 20 Abs. 1, 3 ArbEG zuzubilligen. Zur Begründung hierfür wird in dem angefochtenen Urteil ausgeführt, die Bekl. habe durch den Verbesserungsvorschlag keine monopolartige Vorzugsstellung erlangt. Sie habe nämlich die vom Kl. entwikkelte Neuerung nach dessen eigenem Vorbringen bereits im Jahre 1958 an ihre Zulieferfirmen weitergegeben. Das BerG ist ferner der Auffassung, daß auch der vom Kl. hilfsweise verfolgte Anspruch auf Feststellung der Schadensersatzpflicht der Bekl. unbegründet sei, weil er ebenfalls eine patent- oder gebrauchsmusterfähige Erfindung voraussetze. II. Die Revision, mit der die Verletzung der §§ 9, 10 und 20 ArbEG gerügt wird, führt im Ergebnis zum Erfolg. Das angefochtene Urteil hält der sachlich-rechtlichen Nachprüfung nicht stand. 1. Wird zugunsten des Kl. unterstellt, daß die Bekl. die Erfindung im Sinne des § 6 ArbEG als Diensterfindung zunächst unbeschränkt in Anspruch genommen hat, so kommt für den Kl. ein Vergütungsanspruch nach § 10 ArbEG in Betracht. Wie der Kl. vorbringt und ersichtlich auch das BerG annimmt, hat die Bekl. die unstreitig von ihr nicht für ein Schutzrecht angemeldete Erfindung durch ihr Schreiben vom 29. Dezember 1959 zwar freigegeben, die Benutzung jedoch fortgesetzt. Daher liegt keine völlige, sondern lediglich eine beschränkte Freigabe im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 ArbEG vor (vgl. hierzu Volmer, Arbeitnehmererfindungsgesetz, § 8 Bem. 5). Wird unterstellt, daß die Bekl. die Erfindung vorher unbeschränkt in Anspruch genommen hatte, so bedeutet das, daß sie mit ihrem Schreiben vom 29. Dezember 1959 von der unbeschränkten Inanspruchnahme, durch die sie kraft Gesetzes sämtliche übertragbaren Erfindungsrechte erworben hatte (vgl. § 7 Abs. 1 ArbEG; ferner Reimer-Schade-Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, 3. Aufl., § 7 Anm. 1), auf die beschränkte Inanspruchnahme übergegangen ist, die nach § 7 Abs. 2 Satz 1 ArbEG nur ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Erfindung gewährt. Es ist in der Literatur zwar umstritten, ob der Arbeitgeber jederzeit von der unbeschränkten zur beschränkten Inanspruchnahme einer von ihm nicht zum Schutzrecht angemeldeten Diensterfindung auch gegen den Willen des Arbeitnehmers übergehen kann (so Volmer, a.a.O., § 6 Bem. 16) oder ob er das ihm zustehende Wahlrecht mit dessen Ausübung verbraucht hat und infolgedessen die Art der Inanspruchnahme nachträglich nicht mehr einseitig ändern darf (so Reimer-Schade-Schippel, a.a.O., § 6 Anm. 23). Diese Frage kann indessen hier auf sich beruhen. Der Übergang von der unbeschränkten zur beschränkten Inanspruchnahme ist jedenfalls dann möglich, wenn der Arbeitnehmer damit einverstanden ist. Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall aber als erfülIt anzusehen; denn der Kl. hat die Erfindung inzwischen selbst zum Patent angemeldet, und er stützt die Klage ausdrücklich auch auf die Vorschrift des § 10 Abs. 1 ArbEG, die den Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers bei beschränkter Inanspruchnahme seiner Erfindung durch den Arbeitgeber betrifft. § 22 Satz 1 ArbEG steht dem einverständlichen Übergang von der unbeschränkten zur beschränkten Inanspruchnahme nicht entgegen, da der Übergang zeitlich nach der Meldung der Erfindung liegt (§ 22 Satz 2 ArbEG). Mangels ausreichender Feststellungen im angefochtenen Urteil läßt es sich allerdings nicht ausschließen, daß der Kl. die Erfindung bereits vor dem 1. Oktober 1957 und damit vor dem Inkrafttreten des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (vgl. § 49 a.a.O.) gemacht, d. h. fertiggestellt, mithin die sich aus Aufgabe und Lösung ergebende technische Lehre derart erkannt hat, daß sie zum Schutzrecht hätte angemeldet werden können (vgl. hierzu Reimer-Schade-Schippel, a.a.O., § 43 Anm. 4, § 5 Anm. 18). In diesem FaIl wäre die Inanspruchnahme nach dem vorher gültigen Recht, d. h. nach § 4 Abs. 1 und 2 der DurchführungsVO zur VO über die Behandlung von Erfindungen von Gefolgschaftsmitgliedern – DVO – vom 20. März 1943 zu beurteilen (§ 43 Abs. 1 und 3 ArbEG; wegen der Inanspruchnahme von nur gebrauchsmusterfähigen Erfindungen vgl. ferner Volmer, a.a.O., § 43 Bem. 25). Für die Wertung des Schreibens vom 29. Dezember 1957 wäre das jedoch ohne Bedeutung. Das frühere Recht räumte dem privaten Arbeitgeber (im Gegensatz zu dem öffentlichen Dienstherrn, vgl. § 11 Abs. 3 Satz 1 DVO) zwar nur das Recht zur unbeschränkten Inanspruchnahme einer Diensterfindung ein. Gegen einen nach Inkrafttreten des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen einverständlich erfolgten Übergang von der unbeschränkten zur beschränkten Inanspruchnahme einer Diensterfindung bestehen aber keine rechtlichen Bedenken, und zwar um so weniger, als auch nach dem früheren Recht im Einvers tändnis mit dem Erfinder eine nur teilweise Inanspruchnahme bzw. eine teilweise Freigabe erfolgen konnte (vgl. Riemschneider-Barth, Die Gefolgschaftserfindung, § 4 DVO Anm. 6). Bei beschränkter Inanspruchnahme bestimmt sich der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers nach § 10 Abs. 1 ArbEG. Mit Rücksicht darauf, daß die Bekl. die Erfindung im Einverständnis mit dem Kl. nicht zum Patent- oder Gebrauchsmusterschutz angemeldet, sie aber sogleich in Benutzung genommen hat und nach Lage der Sache – jedenfalls zunächst – keine andere Verwertung in Betracht kam, kann es dabei im vorliegenden Fall hinsichtlich des Vergütungsanspruchs so angesehen werden, als ob die Bekl. die angebliche Diensterfindung von vornherein nur beschränkt in Anspruch genommen hätte. 2. Der hiernach zunächst in Betracht zu ziehende Vergütungsanspruch des Diensterfinders aus § 10 Abs. 1 ArbEG bei beschränkter Inanspruchnahme hängt, wie die Revision mit Recht hervorhebt, entgegen der Annahme des BerG nicht davon ab, ob ein Patent- oder Gebrauchsmusterschutz erlangt wird. Der Anspruch entsteht vielmehr nach dem Gesetzeswortlaut: „sobald der Arbeitgeber die Diensterfindung beschränkt in Anspruch genommen hat und sie benutzt“ (vgI. hierzu auch BGH in GRUR 1963, 135 , 136 Cromegal). Er endet, von den allgemeinen Erlöschensgründen des bürgerlichen Rechts abgesehen, grundsätzlich erst dann, wenn der Arbeitgeber die Benutzung der Erfindung einstellt oder wenn der Arbeitgeber die Erfindung zwar benutzt, diese aber infolge des Fehlens eines Schutzrechts so weit bekannt geworden ist, daß sie auch von Wettbewerbern ——————————————————————————– 452 BGH: BGH 09.01.1964 Ia ZR 190/63 „Drehstromwicklung“(GRUR 1964, 449) berechtigterweise benutzt wird (vgl. hierzu Reimer-Schade-Schippel, a.a.O., Anm. 8 bis 10). Die Anwendung des § 10 Abs. 1 ArbEG im vorliegenden Streitfall setzt aber voraus, daß die Bekl. die vom Kl. gemeldete technische Neuerung – falls diese nach dem 30. September 1957 und damit nach Inkrafttreten des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen fertiggestellt worden ist – als Diensterfindung im Sinne des § 2 ArbEG zunächst unbeschränkt in Anspruch genommen und nicht nur als technischer VerbesserungsvorschIag in Benutzung genommen hat (vgl. § 6 ArbEG). Ist die Erfindung bereits vor dem 1. Oktober 1957 fertiggestellt worden, so beurteilt sich die Inanspruchnahme, wie erwähnt, nach § 4 Abs. 1 und 2 DVO. In diesem FalI käme die Vergütungsforderung aus § 10 Abs. 1 ArbEG nur in Frage, wenn die Bekl. die Neuerung als patentfähige Erfindung in Anspruch genommen hätte. Denn für Erfindungen, die nur gebrauchsmusterfähig sind, enthielt das alte Recht keine zwingende Vergütungsregelung. Eine solche ist auch durch das neue Recht nicht nachträglich geschaffen worden. § 43 Abs. 3 ArbEG sieht von einer Rückwirkung des materiellen Rechts des Gesetzes auf gebrauchsmusterfähige Erfindungen ab, die Rückwirkung ist in Abs. 1 a.a.O. nur für patentfähige Erfindungen angeordnet. Ob die Bekl. die vom Kl. gemeldete Neuerung trotz ihres Bestreitens unter den angeführten Gesichtspunkten rechtswirksam in Anspruch genommen hat, geht aus dem angefochtenen Urteil nicht hervor. Die Bekl. hat die Inanspruchnahme nicht schriftlich erklärt. Dies ist an sich unschädlich. Auf die in § 6 Abs. 2 Satz 1 ArbEG ebenso wie in § 4 Abs. 2 Satz 1 DVO vorgeschriebene Schriftform, die allein Beweiszwecken dient (vgl. Volmer, a.a.O., § 6 Bem. 25), kann verzichtet werden (BGH in GRUR 1963, 135 Cromegal). Das BerG hat aber auch keine anderweitigen Tatsachen festgestellt, auf deren Grundlage die hier zu entscheidende Rechtsfrage beurteilt werden könnte. Die vom BerG als unstreitig behandelte Tatsache, daß die Bekl. die Neuerung seit Mitte des Jahres 1958 in ihrem Betrieb benutzt, führt hier nicht weiter. Auch die vom BerG festgestellte Freigabe der Erfindung (durch das Schreiben vom 29. Dezember 1959) zwingt nicht zu dem Schluß, daß die Bekl. die Neuerung vorher als Diensterfindung anerkannt und in Anspruch genommen hat. Der Inhalt der Freigabeerklärung ist im Berufungsurteil nicht niedergelegt und auch sonst aus den Akten nicht ersichtlich. Es ist daher durchaus denkbar, daß die Bekl., wie sie in ihrem Schriftsatz vom 9. Januar 1962, S. 5 behauptet, dem inzwischen aus ihrem Betrieb ausgeschiedenen Kl. lediglich mitgeteilt hat, sie habe nichts dagegen einzuwenden, wenn er seine vermeintliche Erfindung selbst zum Patent anmelde. Eine Mitteilung solchen Inhalts läßt sich aber durchaus mit der Annahme vereinbaren, daß die Bekl. die Neuerung nur als technischen Verbesserungsvorschlag in Benutzung genommen hat. Somit bedarf es zunächst unter Berücksichtigung des wiederholten Vorbringens der beiden Parteien, ihrer Beweisantritte und der bereits vorliegenden, bisher aber nicht gewürdigten Zeugenaussagen des Oberingenieurs E. einer eingehenden, dem erkennenden Senat entzogenen Prüfung der Frage, welche mündlichen Erklärungen gegenüber dem Kl. nach Meldung der Neuerung innerhalb der in § 6 Abs. 2 Satz 2 ArbEG bzw. in § 4 Abs. 2 Satz 1 DVO vorgesehenen Frist abgegeben worden sind. Falls in diesen Erklärungen eine Inanspruchnahme im Sinne des § 6 Abs. 1 ArbEG oder des § 4 Abs. 1 DVO erblickt werden sollte, wird ferner zu untersuchen sein, ob sie von Persönlichkeiten der Bekl. ausgesprochen worden ist, die hierzu kraft Gesetzes, im Rahmen der Satzung oder auf Grund einer Sondervollmacht ermächtigt waren (vgl. § 71 AktG; § 167 Abs. 1 BGB). Eine Sondervollmacht zur Abgabe der hier in Rede stehenden Inanspruchnahmeerklärung könnte z. B. der Oberingenieur E. besessen haben, der seinerzeit als technischer Betriebsleiter und Prokurist der Bekl. tätig gewesen ist und mit dem der Kl. in erster Linie verhandelt hat. In diesem Zusammenhang wird gegebenenfalls auch zu erwägen sein, ob und inwieweit die Bekl. die etwaigen Erklärungen des Oberingenieurs E. nach den Grundsätzen der Anscheinsvollmacht (vgl. hierzu Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 22. Aufl., § 173 Anm. 4 mit Rechtsprechungshinweisen) gegen sich gelten lassen muß. Die aufgezeigten Feststellungen sind für die Beurteilung des aus § 10 Abs. 1 ArbEG hergeleiteten Vergütungsanspruchs nicht etwa deswegen entbehrlich, weil das BerG von sich aus die Schutzfähigkeit der strittigen Neuerung geprüft und verneint hat. Das BerG hat mit seiner Feststellung, daß die Neuerung – zur Zeit der etwaigen Inanspruchnahme – nicht schutzfähig gewesen sei, die ihm eingeräumte Entscheidungsbefugnis überschritten. Es durfte den entsprechenden Einwand der Bekl. nicht beachten. Der Einwand stünde der Bekl., wie die Revision zutreffend unterstreicht, nur dann zur Seite, wenn die mangelnde Schutzfähigkeit sich aus einer – formell rechtskräftigen, gegen jedermann wirkenden – Entscheidung des PA oder eines Gerichts ergeben würde (vgl. § 10 Abs. 2 Satz 1 ArbEG; ferner Reimer-Schade-Schippel, a.a.O., § 10 Anm. 18 und Volmer, a.a.O., § 10 Bem. 14 bis 16). Der Vergütungsanspruch des Kl. bliebe übrigens auch in diesem Fall unberührt, soweit er bis zur rechtskräftigen Entscheidung fällig geworden ist (vgl. § 10 Abs. 2 letzter Satz ArbEG Es kann schließlich auch nicht, wie die Bekl. meint, die Rede davon sein, daß die vom Kl. angerufene Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindungen beim DPA die mangelnde Schutzfähigkeit der Neuerung mit bindender Wirkung festgestellt habe. Beide Parteien haben sich zwar auf Anregung der Schiedsstelle damit einverstanden erklärt, daß diese zu der Frage Stellung nehme, ob der Gegenstand der vom KI. durchgeführten EntwickIung bei einer Anmeldung vermutlich als patentfähig angesehen worden wäre. Die Schiedsstelle hat alsdann in ihrem Zwischenbescheid vom 15. Juni 1959 und in den Gründen ihres Einigungsvorschlags vom 24. September 1959 die Auffassung vertreten, daß mit der Erteilung des Schutzrechts nicht hätte gerechnet werden können. Diese Äußerung der Schiedsstelle kann nicht als ein beide Parteien und damit auch den Kl. bindender Schiedsspruch gewertet werden. Die SchiedssteIle wird im Rahmen der ihr durch das Gesetz übertragenen Befugnisse nicht als Schiedsgericht tätig. Sie hat, von hier nicht in Betracht kommenden Ausnahmefällen abgesehen, keine materielle Entscheidungsbefugnis und kann infolgedessen einen Schiedsspruch auch dann nicht fällen, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam darum bitten (vgl. hierzu Reimer-Schade-Schippel, a.a.O., § 28 Anm. 5; Volmer, a.a.O., § 28 Bem. 2 bis 4 und 8). Der Einigungsvorschlag der Schiedsstelle hätte sich nur dann der Bedeutung eines Schiedsspruchs nähern können, wenn die Parteien sich untereinander vorher verpflichtet hätten, gegen den Einigungsvorschlag keinen Widerspruch nach § 34 Abs. 3 ArbEG einzulegen (vgl. Reimer-Schade-Schippel, a.a.O.). Für eine solche Absprache fehlt ebenso jeder Anhalt wie dafür, daß die Parteien die Schiedsstelle etwa mit der Erstattung eines Schiedsgutachtens zu der hier strittigen Frage (vgl. hierzu Baumbach-Lauterbach, Zivilprozeßordnung, 27. Aufl., Grundz. § 1025 Anm. 3 A) beauftragt haben. Es kann daher auf sich beruhen, ob die Schiedsstelle befugt gewesen wäre, ein derartiges Gutachten abzugeben. 3. Sollte das BerG zu der Auffassung gelangen, daß der mit der Klage verfolgte Vergütungsanspruch mangels rechtswirksamer Inanspruchnahme nicht auf § 10 Abs. 1 ArbEG gestützt werden kann, wird es sich auch erneut mit der Frage befassen müssen, ob die vom Kl. vorgeschlagene Neuerung einen qualifizierten Verbesserungsvorschlag im Sinne der §§ 20 Abs. 1, 3 ArbEG darstellt. Eine derartige Neuerung hätte die Bekl. als Arbeitsergebnis ohne förmliche Inanspruchnahme verwerten dürfen (vgl. hierzu Reimer-Schade-Schippel, a.a.O., § 3 Anm. 4, § 6 Anm. 8). Die bisherigen Ausführungen des BerG rechtfertigen die Abweisung des Vergütungsanspruchs nicht, soweit er unter dem angeführten Gesichtspunkt geltend gemacht wird. Die etwaige Vorzugsstellung der Bekl. im Sinne des § 20 Abs. 1 ArbEG ist jedenfalls nicht, wie das BerG annimmt, dadurch untergegangen, daß ihre Zulieferer nach der vom Kl. entwickelten Neuerung arbeiten. Denn mangels eines anderweitig aufgeklärten Sachverhalts ist davon auszugehen, daß die Zulieferer die Neuerung nur für die Bekl. anwenden dürfen und zur Geheimhaltung verpflichtet sind. Sofern sich dies nicht schon aus den Verträgen ergab, hätte die Bekl. ihren Zulieferern eine entsprechende Auflage machen müssen. Falls die Bekl. eine derartige Maßnahme unterlassen haben sollte, so hätte sie sich den Verlust der etwaigen Vorzugsstellung selbst zuzuschreiben und könnte sich hierauf nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) dem Kl. gegenüber nicht berufen. Das BerG hat in dem angefochtenen Urteil lediglich festgestellt, daß die Bekl. die vom Kl. vorgeschlagene Neuerung inihrerendgültigen Form seit Mitte des Jahres 1958 in ihrem Betrieb auswertet. Da der Kl. nach seinem ——————————————————————————– 453 BGH: BGH 09.01.1964 Ia ZR 190/63 „Drehstromwicklung“(GRUR 1964, 449) eigenen Vorbringen die Neuerung bereits am 17. Mai 1957 gemeldet hat, ist nicht ausgeschlossen, daß die Bekl. entsprechend ihrer Behauptung mit der Verwertung schon vor dem 1. Oktober 1957 und damit vor dem Inkrafttreten des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen begonnen hat, mag auch die Neuerung ihre endgültige, insbesondere die für eine Anwendung des Arbeitsverfahrens in der Praxis geeignete Form erst zu einem späteren Zeitpunkt erlangt haben. Sollte dies zutreffen, dann kann § 20 Abs. 1 ArbEG nicht angewandt werden (vgl. § 43 Abs. 4 a.a.O.). In diesem Fall würde das BerG aber zu prüfen haben, ob der Anspruch des Kl., worauf die Revision in der mündlichen Verhandlung hingewiesen hat, nach dem früheren Rechtszustand gerechtfertigt werden könnte (vgl. hierzu Volmer, a.a.O., § 43 Bem. 27, § 20 Bem. 8 ff. mit weiteren Hinweisen). 4. Sollte sich das BerG auch wiederum mit dem aus § 823 Abs. 2 BGB, § 13 Abs. 1 ArbEG hergeleiteten Hilfsanspruch des Kl. auf Feststellung der Schadensersatzpflicht der Bekl. befassen müssen, so ist zu beachten, daß der Kl. nach seinem eigenen Vortrag der Nichtanmeldung zum Patent zugestimmt hat. Damit ist die in § 13 Abs. 1 ArbEG festgelegte Anmeldepflicht der Bekl. entfallen (vgl. § 13 Abs. 2 a.a.O.). In jedem Fall hätte der Kl. zunächst aber zu beweisen, daß bei rechtzeitiger Anmeldung ein rechtsbeständiges Schutzrecht erlangt worden wäre (vgl. Reimer-Schade-Schippel, a.a.O., § 13 Anm. 10). Anmerkung: 1. Das Urteil wirft eine Reihe von Fragen auf, deren Problematik weit über die Leitsätze hinausgeht, weshalb sich auch die nachfolgende Stellungnahme nicht auf die Leitsätze beschränken kann. Eine weitere Schwierigkeit der Stellungnahme liegt darin, daß der Sachverhalt in manchen Punkten unklar ist, weshalb auch der BGH verschiedene Varianten erörtert und nicht zu einer abschließenden Entscheidung, sondern zu einer Zurückverweisung kommt. 2. Zunächst erörtert der BGH den Fall, daß der Arbeitgeber die Erfindung unbeschränkt in Anspruch genommen hat, wozu an anderer Stelle mit Recht festgestellt wird, daß die offenbar nicht schriftlich ausgesprochene Inanspruchnahme auch mündlich durch den Arbeitgeber oder von ihm beauftragte Angestellte erklärt werden kann. In diesem Zusammenhang vermißt man jedoch in tatsächlicher Hinsicht eine Feststellung oder Fragestellung über die Erfindungsmeldung. Im Tatbestand ist nur festgestellt, daß der Arbeitnehmer die wickeltechnische Neuerung innerhalb eines größeren Zeitraums von etwa einem Jahr entwickelt und der Betriebsleitung des Arbeitgebers zu einem anscheinend nicht näher festgestellten Zeitpunkt gemeldet habe. Daraus entsteht der Eindruck, daß eine schriftliche Erfindungsmeldung entsprechend § 5 des Gesetzes bzw. § 3 DVO 1943 nicht abgegeben worden ist und daher auch nicht feststeht, ob der Arbeitnehmer bei seiner Meldung kenntlich gemacht hat, daß es sich um die Meldung einer Erfindung handelt. Wenn auch auf die Schriftform der Meldung nachträglich verzichtet werden kann, wird man sicher in einem solchen Fall besonders zurückhaltend sein müssen, aus einer ebenfalls nur mündlich gegebenen Erklärung eines Beauftragten des Arbeitgebers eine unbeschränkte Inanspruchnahme einer nicht vorschriftsmäßig gemeldeten Neuerung herzuleiten. Im vorliegenden Fall kommt hinzu, daß sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer zunächst darüber einig waren, daß die Neuerung nicht zum Patent angemeldet werden sollte. Die Gründe hierfür sind aus dem Urteil nicht ersichtlich, aber es dürfte nicht ausgeschlossen sein, daß beide Parteien annahmen, daß die Erlangung eines rechtsbeständigen Schutzes nicht möglich sei, und deshalb weder eine Erfindungsmeldung noch eine Erklärung der unbeschränkten Inanspruchnahme abgeben wollten. 3. Im Fall einer unbeschränkten Inanspruchnahme der Erfindung folgert der BGH aus der Freigabe, die der Arbeitgeber schriftlich ausgesprochen hat, nachdem die Parteien erfolglos die Schiedsstelle bemüht hatten, in Verbindung mit der Weiterbenutzung durch den Arbeitgeber, daß sich die unbeschränkte in eine beschränkte Inanspruchnahme umgewandelt hat. Dieser nicht näher begründete Gedankengang (die zitierte Stelle bei Volmer enthält nichts zu dieser speziellen Frage) erscheint nicht unbedenklich. Es wird dabei nicht berücksichtigt, ob der Arbeitgeber sich an der angeblichen Erfindung ein Benutzungsrecht zurückbehält oder nicht und sie möglicherweise deshalb freigibt, weil er sie auf keinen Fall für schutzfähig hält. Dann trägt er das Risiko, daß der Arbeitnehmer doch noch ein rechtsbeständiges Schutzrecht erlangt und dieses gegen den Arbeitgeber geltend macht. Daher kann sich bei einer noch nicht angemeldeten Erfindung eine unbeschränkte Inanspruchnahme höchstens dann in eine beschränkte Inanspruchnahme umwandeln, wenn der Arbeitgeber eine Erklärung abgibt, mit der er sich ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Erfindung im Sinne des § 7 Abs. 2 ArbEG vorbehält. Allein die Tatsache der Weiterbenutzung dürfte eine solche Auslegung nicht rechtfertigen. Eine Freigabe nach der unbeschränkten Inanspruchnahme kann doch nicht anders beurteilt werden wie die Freigabe nach § 8 Abs. 1 Ziff. 1 ArbEG direkt nach der Meldung vor jeglicher Inanspruchnahme. Auch dabei hätte der Arbeitgeber kein Benutzungs recht, wenn sich später herausstellt, daß die freigegebene „Erfindung“ schutzfähig ist und dem Arbeitnehmer geschützt wird. Auch in einem solchen Fall könnte man sicherlich nicht allein aus der Tatsache der Benutzung folgern, daß statt einer Freigabe nach § 8 Abs. 1 Ziff. 1 eine beschränkte Inanspruchnahme nach § 8 Abs. 1 Ziff. 2 vorliegt. Aber auch wenn sich der Arbeitgeber ein Benutzungsrecht vorbehalten hat, dürfte es im vorliegenden Fall deshalb nicht unbedenklich sein, die Umwandlung der unbeschränkten in eine beschränkte Inanspruchnahme anzunehmen, weil die Anmeldung zum Schutzrecht mit Zustimmung des Arbeitnehmers unterblieben ist. Damit dürfte eine Deutung einer unter Vorbehalt erfolgten Freigabeerklärung in eine Umwandlung zur beschränkten Inanspruchnahme entfallen, weil bei dieser der Arbeitgeber einseitig entscheidet, von einer Anmeldung abzusehen, und dafür die in § 10 festgelegten Konsequenzen der beschränkten Inanspruchnahme in Kauf nimmt. Es kommt also auch hier auf die Gründe an, weshalb im Einverständnis der Parteien von der Anmeldung abgesehen wurde und ob diese vorübergehend oder dauernd unterbleiben sollte. Bei einer nur für vorübergehende Zeit vorgesehenen Nichtanmeldung hätte der Arbeitnehmer nach Zeitablauf die Anmeldung nach § 13 Abs. 3 erzwingen können. An die Vereinbarung einer dauernden Nichtanmeldung blieb der Arbeitnehmer gebunden. Aber dann muß wohl das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Fall einer eindeutigen Erfindungsmeldung und einer ebenfalls eindeutigen unbeschränkten Inanspruchnahme so beurteilt werden, als ob eine Anmeldung zum Schutzrecht eingereicht worden wäre, d. h., es würde bei einer Freigabe § 16 analog anzuwenden sein. Der Arbeitnehmer hätte einen Vergütungsanspruch für die Benutzung und möglicherweise auch ohne Benutzung; der Arbeitgeber könnte sich demgegenüber auf fehlende Schutzfähigkeit berufen, da § 10 Abs. 2 im Fall des § 16 nicht anwendbar ist. Wenn eine Schutzrechtsanmetdung oder ein Schutzrecht vorliegt oder durch Vereinbarung ein entsprechender Zustand geschaffen worden ist, kommen, entgegen der vom BGH im Cromegal-Urteil (GRUR 1963, 135 ff.) vertretenen Ansicht, die Vorschriften der beschränkten Inanspruchnahme, insbesondere § 10 Abs. 2, nicht mehr in Betracht, weil dann die Voraussetzungen, für die der Gesetzgeber die beschränkte Inanspruchnahme vorgesehen hat, nicht mehr gegeben sind. 4. Ausgehend von der Annahme einer beschränkten Inanspruchnahme kommt der BGH zu der Feststellung im ersten Leitsatz. Hierfür beruft er sich auf Volmer und Reimer- Schade-Schippel. Volmer geht aber nicht so weit wie der BGH, während Reimer-Schade-SchippeI, § 10 Anm. 18 diese Auffassung ohne nähere Begründung für den Regelfall vertreten. Der Wortlaut des Gesetzes zwingt jedoch nicht zu einer so starken Einengung, daß die Nichtschutzfähigkeit nur durch eine gegen je dermann wirkende Entscheidung festgestellt werden könne. Die Konsequenz daraus wäre, daß der Arbeitgeber auch nicht die Möglichkeit hätte, die fehlende Schutzfähigkeit durch eine negative Feststellungsklage rechtskräftig feststellen zu lassen, da ein entsprechendes Urteil ebenfalls nur zwischen den Parteien und nicht gege-n jedermann wirkt. (Diese Möglichkeit bejahen Heine-Rebitzki, § 10 Anm. 3.) Ihm wären also die Hände gebunden, wenn der Arbeitnehmer von einer Patentanmeldung Abstand nimmt, da er selbst ja kein Recht mehr hat, durch eine eigene Anmeldung die Schutzfähigkeit prüfen zu lassen (§ 13 Abs. 4 mit § 8 Abs. 1 Ziff. 2). Es erscheint zweifelhaft, ob der Gesetzgeber diese Konsequenz gewollt hat, zumal er in § 10 Abs. 2 ausdrücklich eine gerichtliche Feststellung erwähnt und dabei sicherlich zu der damaligen Zeit, als es noch kein Bundespatentgericht gab, nicht nur an den BGH als ——————————————————————————– 454 BGH: BGH 09.01.1964 Ia ZR 190/63 „Drehstromwicklung“(GRUR 1964, 449) Berufungsinstanz im Nichtigkeitsverfahren gedacht hat. Ihm kam es doch nur darauf an, die gerichtliche oder patentamtliche Entscheidung, also die einer unabhängigen Instanz, statt die ungeprüfte des Arbeitgebers zur Grundlage des Wegfalls des Vergütungsanspruchs zu machen. Wenn aber im Gegensatz zum Wortlaut des ersten Leitsatzes doch die nur zwischen den Parteien wirkende Möglichkeit der Feststellung durch eine negative Feststellungsklage bejaht wird, dann ist nicht einzusehen, warum die gleiche Feststellung nicht als Vorfrage in einem Verfahren über Vergütungsansprüche getroffen werden kann. Hierdurch ist doch die gleiche Objektivität gewährleistet, und ein weiterer Prozeß wird überflüssig. 5. Dem zweiten Leitsatz kann allerdings zugestimmt werden. Es ist gerade das Wesen des Schiedsverfahrens, daß die Parteien nicht an Äußerungen oder Vorschläge der Schiedsstelle gebunden sind. Eine ausdrückliche Verpflichtung der Parteien untereinander, sich einem Vorschlag oder einer Ansicht der Schiedsstelle zu unterwerfen, bleibt allerdings, wie der BGH auch zu erkennen gibt, möglich. 6. Schließlich ist dem BGH zuzustimmen, daß dem Arbeitnehmer Vergütungsansprüche für einen qualifizierten Verbesserungsvorschlag (§ 20) zustehen können, wenn keine wirksame Inanspruchnahme – und man wird hinzufügen können: Erfindungsmeldung – vorliegt. Auch fällt die Monopolstellung, wie der BGH mit Recht hervorhebt, nicht dadurch weg, daß Zulieferer im Auftrag des Arbeitgebers nach der Neuerung arbeiten, da dieser insoweit für die Geheimhaltung Sorge zu tragen hat. Eine offenbar noch nicht geprüfte Frage dürfte es allerdings sein, ob man die Neuerung nicht an der in Verkehr gebrachten Drehstromwicklung erkennt, wodurch die Monopolstellung von vornherein entfallen würde. 7. Das Urteil zeigt erneut, daß der BGH, wie schon im Cromegal-Urteil, der beschränkten Inanspruchnahme eine weiter gehende Bedeutung gibt, als sie dem Gesetzgeber vorgeschwebt hat und als sie, soweit ersichtlich, im gesamten Schrifttum mit Ausnahme von Volmer angenommen wird. Diese Tendenz, die den Grundgedanken des Gesetzes nicht entsprechen dürfte und möglicherweise von einem gefühlsmäßigen Billigkeitsdenken beeinflußt ist, kann nicht ohne Sorge betrachtet werden. Auch bei dieser Entscheidung stellt sich die Frage, ob es in solchen Fällen, in denen schon eine Patentanmeldung anhängig ist, nicht besser ist, die Entscheidung über die Vergütung gemäß § 148 ZPO so lange auszusetzen, bis das patentamtliche Verfahren, eventuell mit einem Beschleunigungsantrag, ein Urteil über die Schutzfähigkeit zuläßt, damit eine Entscheidung ergeht, die der Schutzrechtslage wenigstens annähernd entspricht.